제약·바이오 기술이전 IP거래, ‘계약조건’ 확인 필수

(약업신문=이승덕기자)  기사입력 2018-10-23 06:07

제약·바이오 기술이전 IP거래에서 필요한 여러 요소 중 ‘계약조건’을 상세히 확인하는 것이 가장 중요하다고 강조됐다.
cREhubKBTMsRZuthGb3_s1한국발명진흥회 지식재산중개소 박재근 특허거래전문관(변리사)<사진>은 지난 17일  제주에서 열린 대한약학회 추계학술대회에서 ‘스타트업의 IP 거래 및 라이센스’를 주제로 강연을 진행했다.
박 전문관은 “제약·바이오 산업은 가장 부가가치가 높은 ‘명품 산업’ 다음의 2위일 정도로 관심이 높아 투자자들도 주의깊게 지켜보고 있다”고 말했다.
이어 “우리나라 산업발전 구도를 보면 조선은 30년만에 세계 1위, 자동차는 30년만에 세계 5위 강국으로 올라가는 등 짧은 시간에 세계적인 수준을 빠르게 따라잡고 있다”며 “시밀러나 바이오분야의 태동이라고 볼 때 20여년이 지난 정도로 보고 있는데, 향후 20~25년 내 세계적 기업이 탄생할 것”이라고 전망했다.
그는 “특히 2009년에는 유한양행, 녹십자 등 전통적 회사가 시가총액 상위를 차지하고 있었으나, 10여년 만에 셀트리온, 삼성바이로직스 등 기존 제네릭 위주 제약이 신약 및 바이오 의약품 중심으로 변화하고 있다”고 설명했다.
이러한 과정에서 IP(지적재산권)의 역할이 더욱 중요해 지고 있는데, 제약산업은 생명과 직접적 관련성으로 정부 규제가 적용되는 상황이다.
박 전문관은 “의약품은 개별 지재권에 따른 보호를 받기 위해 요건충족과는 별개로 전임상, 임상실험, 품목허가신청 등 각 단계에서 의약품 관련 법려에서 부과되는 요건 및 제한사항을 충족할 필요가 있다”며 “특허권 및 보호기관과의 관계를 필히 고려해야 한다”고 말했다.
이와 함께 박재근 전문관은 의약산업의 라이센스 특징에 대해서도 설명했다.
대규모 투자비용으로 인해 독점적 IP 전략이 중요한 대표적 산업인 의약, 의료 화학산업의 경우 전용실시권 계약비중이 높은데, 특허권자가 기업(대기업·중소기업·중견기업)인 경우 타 유형보다 통상실시권 계약비중이 높은 반면, 특허권자가 개인이나 해외기업일땐 전용실시권 계약비중이 높은 특징이 있다.
특히 독점적 통상실시권 계약은 특허권자가 대학 및 공공연구기관일 때 상대적으로 높게 나타난다.
박 전문관은 “제약·바이오 분야 기술이전 IP 거래 요건은 기술의 우수성·홍보, 최근 신약개발 트렌드, 시장환경, 파트너와 신뢰관계, 계약조건 등 여러 요소가 있다”면서 “IP거래는 모두가 맞아 떨어져야 하는 고난이도 작업으로, 신중하게 접근해야 하지만 가장 중요한 것은 ‘계약조건'”이라고 강조했다.
박 전문관이 소개한 계약 주의사항을 보면, ‘정의’ 조항에서 계약자간 해석에 이견이 발생할 우려가 있는 주요 단어나 문구는 범위나 의미를 명확히 해야한다. 계약제품, 지역, 계약 체결일·발효일 등이 이에 해당된다.
또한 실시의 범위(실험/제조/판매/수출/임대/전시 등), 형태(하청/위탁제조/위탁개발), 성분/부품 등의 외주조달 권리와, 제공될 기술정보료와 노하우 등 범위의 범위를 확정 및 구체화 하는 등 고려대상이 많다는 설명이다.
박 전문관은 “특히 계약정보 보호조항 또는 비밀유지 계약(NDA)은 상대방에 제공하는 자료에 ‘confidential’, ‘대외비’ 등 표시가 필요하다”고 부연했다.
그외에도 기술료(로열티) 조항에서는 기술료 지급대상 매출(라이선싱 기술이 제품에서 차지하는 비중)을 비롯해, 기술료 산출 시점(수주/계약 시점, 출하시점, 세금계산서 발행시점, 수금시점 등), 기술료 지급 주기(분기/반기/연도별) 등을 고려해야 한다.
회계자료(Audit) 작성의 경우, 라이센서(Licensor)는 로열티 산출과 관련된 회계자료를 조사/확인할 장치를 마련하고, 라이센시(Licensee)는 지급 정확성과 신뢰관계를 구축해야한다. 이와 관련 박 전문관은 “양자 합의하에 지정한 제3자(회계사 등)에게 제출하도록 규정하는 경우도 있다”고 소개했다.
개량기술 조항에서는 라이센시가 라이센서로부터 받은 기술을 개량해 새로운 발명을 한 경우 누구에게 귀속되는지, 실시할 권리 등에 대한 문제가 자주 발생한다고 짚었다.
이에 대해 박재근 전문관은 “권리문제는 일방적이면 안 되고, 호혜적이어야 한다”면서 “불공정거래 행위를 주의해야 한다”고 말했다.
더불어 “개량기술 라이센시 스스로 개발한 것이든, 제3의 라이센시로부터 얻은 것이든 라이센서에 통보할 의무를 명시하는 것이 일반적이다”라면서 “라이센서는 라이센시의 개량기술에 대해 라이센스를 받는 것을 규정하는 그랜트백(Grant-Back) 조항도 일반적”이라고 덧붙였다.
이날 강연에서는 양도받거나 라이센스를 받은 특허가 무효심판에 의해 무효로 확정된 경우 대응방안(라이센시→라이센서)에 대해서도 3가지로 나눠 소개됐다.
라이센서가 무효사유를 몰랐을 경우, 계약을 해지하고 실시료 감액청구(일부무효 목표)할 수 있다.
라이센서가 무효사유를 알고도 양도/라이센스를 진행한 경우에는 계약해지와 함께 실시료 감액청구 및 손해배상 청구까지 가능하다고 밝혔다.
그러나 반대로 라이센시가 무효사유가 있음을 알고도 양도/라이센스를 진행한 경우에는 계약해지 이외에는 라이센서의 책임을 묻기 어렵다고 명확히 했다.
그외에도 박재근 전문관은 “라이센시의 실시가 제3자의 특허권을 침해하지 않는다는 내용의 ‘비침해 보증’은 하지 않는 경우가 일반적이므로 계약 시 고려해야 한다”고 소개했다.

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